亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Jun 10, 2011

淺論歐盟專利(EP)與專利合作條約(PCT)之申請運用

文 / 鍾文菁 整理編輯

繼上期介紹了歐盟專利體系( European Patent)後,我們進一步討論專利合作條約(Patent Cooperation Treaty簡稱PCT)之運用,專利合作條約(PCT)是一個國際多邊協定,是國際上在專利領域繼巴黎公約之後的另一重要條約 ,係由世界知識產權組織(WIPO)國際局管理、在巴黎公約之下,為方便專利申請人獲得多國專利保護的國際性條約。該條約於1970年簽訂,並於1978年生效,截至2011年止PCT成員國已達到184個,其中包括美國、日本、加拿大、俄羅斯和全體歐洲專利公約締約國等工業化國家,也包括韓國、泰國及馬來西亞等發展中國家,幾乎涵蓋了世界上所有實行專利制度的國家。

PCT申請系統為申請人在申請外國專利時提供了一條新的簡便途徑,因此日漸成為產業界申請專利的一個重要途徑。以專利申請實務的眼光來看PCT 專利申請體系,其為一個專利申請體系,而非專利權授予體系。也就是說只有“PCT申請案”,沒有所謂“PCT專利”,換言之有世界專利的單一申請管道,但沒有所謂的世界專利。 

PCT申請主要任務是世界性專利申請的提交及進行檢索及及國際初步審查。WIPO並不能就專利申請案授予「專利權」;授予專利的決定權,悉由PCT申請案進入國家/地區階段的專利局負責。因此,最終要獲准專利權,PCT申請案必須進入各個國家依照該國之專利申請及審查制度進行。所以,PCT申請案分為二個階段:

  1.  PCT國際階段(提出申請、進行檢索及國際初審)。 
  2.  PCT國家階段(依各國規定辦理後續程序)。

如下圖所示,申請人提出PCT國際申請後,國際專利局(受理局)之檢索部門,將對案件之新穎性、進步性及產業利性進行檢索,並在優先權日起16 個月(或未主張優先權者,從申請日起9 個月)完成(1)國際檢索報告及(2)提供該申請案是否符合可專利的檢索意見書。申請人可於收到國際局所發出之檢索報告及書面意見2個月內,向國際局提出修正專利範圍,但不能修改專利說明書及圖式;並於申請日(或優先權日)起30個月內向指定國提交進入該國國家階段之申請。

先申請中國於優先權一年內提出 PCT

就PCT之申請規則,申請人必需為其成員國之國民或是在其成員國設有住所或是營業地址,方可向國際局提出PCT申請案,由於目前台灣並非WIPO的成員國,所以台灣申請人並不能直接向國際局遞交PCT申請案。而中國於1994年1月1日加入PCT,成為PCT的正式成員國,同時中國國家知識產權局(SIPO)也成為PCT國際局其中的一個國際受理局,亦為檢索局和國際初審局。故,台灣之申請人可以透過中國國家知識產權局(簡稱SIPO)進行PCT專利申請案,惟經由SIPO所遞交之申請案,台灣申請人國籍不得使用“中華民國”字樣,而將登記為“中國臺灣”。

經由SIPO提出PCT申請案時,臺灣申請人可直接向國際局提出PCT直送案,亦可主張該發明之中國專利申請案的優先權(中國專利申請日起一年內),並且可使用中文說明書及圖式提出申請,而國際局受理後所有的官方文件亦為中文,對於申請人而言,可大幅減少說明書及官方文件之初期翻譯費用,翻譯說明書之作業可待該PCT申請案,進入國家階段時再進行。

再者,由於中國目前仍屬人均所得3仟美元以下之國家,其適用WIPO國際局規費減免之相關規定,故中國之申請人(自然人)可享有國際局規費最高90%之減免,而臺灣之申請人(個人)亦適用該優惠。因此對於獨立發明人或一般中小企業在其發明或創作商品化前,運用PCT申請案可降低專利申請費用於產品開發初期所佔之比例,同時亦可爭取較長的時間(最長30個月)考慮該專利應佈局哪些國家。

由上可知歐盟專利申請案(EP)和PCT專利申請案實屬不同屬性之申請系統,將二者直接加以比較並不恰當,應該是在規劃申請時就未來產品市場佈局、產品之生命週期長短及申請當前是否有資金考量等商業因素加以考慮,再行決定是否需要運用PCT申請案來延長發明之新穎性。

易言之,如果申請人於研發初期就已確定該產品之市場佈局(尤其有超過三個歐盟國家時)及市場變化之速度較快,而決定不運用優先權,決定直接向各國提出申請時,則可以考慮直接提出各國家專利申請案同時以歐盟專利代替歐洲各國的國家專利。
 

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