亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Oct 11, 2019

淺談申請專利範圍的解釋- 請求項差異化原則

文 / 章正裕 專利師

確定申請專利範圍,是進步性和專利侵權判斷的首要步驟,如何客觀且精準地解釋申請專利範圍,對專利爭議案件的處理有相當大的影響。雖解釋申請專利範圍最終是由審理的法官決定,然申請專利範圍從專利審查時與智慧局的溝通,或舉發與侵權時兩造的攻防,皆以申請專利範圍解釋的探究為本質,不得不重視其解釋原則。在申請專利範圍解釋的諸多原則之中,「請求項差異化原則(Doctrine Of Claim Differentiation)」在實務上已廣為適用,故本文擇此原則論述,以供各界參考。

申請專利範圍的請求項架構

申請專利範圍,包含:
獨立項:
獨立項應敘明申請專利之標的名稱,以及申請人所認定之發明的必要技術特徵,以呈現申請專利之發明的整體技術手段。

附屬項:
附屬項,係依附在前之獨立項或附屬項的另一請求項。解釋附屬項之技術內容時,必須包含所依附之請求項所有技術特徵,再以詳述或附加方式界定附屬技術特徵,附屬項可視為被依附之請求項的特定實施方式,附屬項範圍為所依附之請求項所包含。


請求項差異化原則之意涵

請求項差異化原則,是從美國專利實務發展出來,我國智慧財產法院也採認。該原則的意涵,在於同一專利的獨立項和附屬項,或附屬項之間,雖有從屬關係,但解釋每一請求項時應各自獨立,在對同一專利中不同請求項解釋時,應以各請求項間的權利範圍存有差異為原則。因此,我國專利實務也認為,申請專利範圍中被依附的獨立項或附屬項,得以所依附的附屬項為解釋依據,當解釋申請專利範圍時,除了判斷被依附的請求項文義,並應對照所依附的請求項詳述或附加界定的技術特徵區別出差異,不得將附屬項的技術特徵任意讀入被依附的請求項。


實務判決案例

案例一:105年民專上字第41號民事判決 本判決關於系爭專利2請求項1、16「凹室」,其解釋:「…上訴人爭執系爭專利2之「凹室」與被證8-1之溝(41)不同,無非係以凹室未貫穿電路板(亦即凹室之厚度小於電路層之總厚度)為由,惟依申請專利範圍之請求項差異化原則,系爭專利2請求項2、17(分別依附於請求項1、16)既已界定「該凹室的厚度小於該等電路層的總厚度」之附屬技術特徵,顯見上訴人無意將請求項1、16之凹室僅限定為未貫穿電路板之態樣(亦即應包含貫穿或未貫穿兩種態樣),否則請求項1、16在解釋上將與請求項2、17實質相同。」,可知本案基於請求項差異化原則,依系爭專利2請求項2、17界定的附屬特徵,解釋請求項1、16的「凹室」應包含貫穿或未貫穿兩種態樣。
 
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案例二:102年行專訴字第37號行訴判決: 本判決關於系爭專利請求項1「殼體所包覆」的程度,其解釋:「系爭新型專利更正後申請專利範圍第1項之『......且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆,使該主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者。』技術特徵,並未明確界定外殼體包覆纜線之程度。相較於系爭新型專利更正後申請專利範圍第4 項『如申請專利範圍第2 項所述自動切換器,其中,『該外殼體佔該主插座體殼體之大部份』,且其表面為硬質狀者。』…基於「申請專利範圍之請求項差異化原則(doctrine of claim differentiation)」,於解釋系爭新型專利更正後申請專利範圍第1項之包覆範圍時,即可涵蓋多種包覆程度之態樣。」,可知本案基於請求項差異化原則,依請求項4所界定的附屬特徵,解釋請求項1的「殼體所包覆」的程度可涵蓋多種包覆程度之態樣。

 

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結論

按申請專利範圍的撰寫架構,請求項中包含有獨立項以及附屬項時,獨立項因限制要件較少而有最大權利範圍,在主張專利權時會以獨立項範圍作為侵權判斷的基礎。附屬項則是在獨立項的限制要件下,再附加或詳述技術特徵的從屬請求項,看似只在必要時用以限縮獨立項範圍,但如附屬項的範圍撰寫得宜,依請求項差異化原則解釋獨立項時,可藉由附屬項所附加或詳述的技術特徵產生不同面向的解釋空間,故附屬項在申請專利範圍的架構中存在著舉足輕重的地位,不容小覷。
參考資料

專利法 / 專利審查基準第二篇 / 智慧財產法院全球資訊網-請求項差異化原則 / 100.8智慧財產權月刊152期-兩岸專利侵權分析原則比較 / 105年民專上字第41號民事判決 / 102年行專訴字第37號行訴判決

 

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