亞律國際專利商標聯合事務所

商標使用之要件

一、商標使用之法律規定
有關「商標使用」之具體定義可見商標法第5條：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器；二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；三、將商標用於與提供服務有關之物品；四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」；部分實務見解(諸如：智慧財產及商業法院109年度民商訴字第35號民事判決)，亦自上述法條文字歸納出「商標使用」應具備三個要件： 
(一) 使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；
(二) 需有使用商標之行為；
(三) 需足以使相關消費者認識其為商標。

二、商標使用之要件說明
(一) 使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用
由於商標最主要的功能是用於識別商品及服務來源，故於是否構成商標使用之判斷上，自然需要考慮行為人是否係基於表彰商品或服務之目的而為使用，此亦可參最高行政法院98年判字1487號行政判決：「基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用。」；又如智慧財產及商業法院110民商訴字第54號民事判決：「如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即非屬商標之使用，尚非一經標示於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，即當然構成商標之使用。」

由上可知，使用人於主觀上必須基於「行銷商品或服務之目的」而進行使用，始有構成商標法第5條所稱之「商標使用」，一般通常之使用未必構成商標法上之使用，而所稱「行銷商品或服務之目的」，係指使用人基於商業目的，向市場促銷或銷售其商品或服務而言，若行為人利用他人商標僅用以描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，即不符合商標法第5條所謂「行銷商品或服務之目的」，而無從構成商標使用。

實務上曾有判決認為標註他人已註冊之商標文字，但僅係用以表示自己商號名稱者，並不具備「使用之意圖」，不構成商標使用，此觀智慧財產及商業法院103年民商訴字第26號民事判決：「依原告提出之被告商品包裝盒翻拍照片所示（參本院卷第166頁），被告係於商品包裝盒上以橫書之方式標示『康堤法式工坊』，而該『康堤法式工坊』六字之字型或大小均相同，並未就『康堤』二字特別標註，或作不同之設計，顯見被告於商品包裝盒以橫書方式標示『康堤法式工坊』，僅係在表示自己之商號名稱『康堤法式工坊』而已，此觀被告亦於『康堤法式工坊』之商號名稱下方另標示『李○○：0000-000000』之聯絡方式等情，益足證明被告標示『康堤法式工坊』，並非作為商標之使用，而係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名或名稱而已。從而，被告抗辯其標註商號名稱之行為不受系爭商標效力所及等語，要屬可採。」

(二) 需有使用商標之行為
依商標法第5條之法條內容可知，構成「商標使用」需使用人有「一定行為」，而此處所稱之一定行為，基本上就是商標法第5條第1項及第2項之行為，而進一步觀察商標法第5條第1項所列4款及第2項之行為態樣，似乎均屬使用人之「積極作為」，然依據經濟部智慧財產局所發布之「商標法逐條釋義」可知，諸如將他人附有商標之真品碳粉匣回收利用，在利用前並未將原附著於碳粉匣上的商標除去，則包裝用之碳粉匣內的碳粉商品非為商標權人的商品者，予消費者的認知，應與標示商標的積極行為無異，仍屬商標之使用¹，由此可知，於某些特定情況下，「消極不作為」亦有可能構成商標使用之行為。

(三) 必須足使相關消費者認識其為商標
於判斷是否構成商標使用時，除須使用人於「主觀上」具有「使用之意圖」外，實務見解亦要求於「客觀上」應滿足「足以使相關消費者認識其為商標」之要件，以下列幾則實務見解為例：

1. 智慧財產及商業法院106年民商上字第5號民事判決：「觀諸系爭產品之圓形塑膠盒及小包裝隨身袋(上訴人於原審106年1月23日言詞辯論期日提出，見原審卷第153頁)，500g圓形塑膠盒上有標示『de冰晶』，下方有『Cool-down Gel』，『de』、『冰晶』字體大小相同，小包裝隨身袋上有標示『de冰晶舒緩凝膠』，字體較大，下方有字體較小之『Cool-down Repairment Gel』，『de』、『冰晶』之字體大小相同(上證1、上證3 照片)，依其標示之方式，『冰晶』係作為表示商品來源之標識，而『舒緩凝膠』、『Cool-down Gel』、『Cool-down Repairment Gel』始為商品之名稱。另原證2、12銷售系爭產品之網頁，更將系爭產品單獨登載為『冰晶』或『de第一化粧品冰晶』(原審卷第9、29-30頁)，再者，上訴人第一公司亦自承該公司確有在Yahoo搜尋引擎購買『冰晶』之關鍵字廣告(見原審卷第97頁)，消費者鍵入『冰晶』關鍵字搜尋，即會將系爭產品廣告置於搜尋結果最上方(原證8)，消費者點選該廣告，即可連結至上訴人行銷系爭產品之網頁，可知『冰晶』有表示、連結至特定來源之意涵，本院綜合上情，認為上訴人第一公司於系爭產品使用『冰晶』，主觀上具有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，自屬於商標之使用。」
2. 智慧財產及商業法院106年民商訴第7號民事判決：「查原證6、7 之被告公司廣告DM，業已各於其首頁右下方（見本案卷一第33、35頁正面），以明顯不同於其他文字之特大、特粗字體，標示其商標為『la prairie』，並無其他更大、更粗之字體標示其商品之來源，且該『la prairie』之特大、特粗字體周圍，除底下較小字體之『SWITZERLAND』外，並無其他字體或圖樣圍繞，乃刻意凸顯『la prairie』為其商標，符合其商標之顯著性，而『冰晶』2 字亦非被告商品商標『la prairie』之中譯，且僅出現於被告公司該廣告DM之商品名稱或描述性文字之中，並與同為商品名稱之其他文字相結合，或穿插隱身於『大量整段』描述性文字之中，字體均顯然較『la prairie』為小，而與前後文字大小均一致，除本案卷一第35頁背面『瑞士冰晶新生眼霜』字體較前後文字稍粗外，其餘『冰晶』文字大小及粗細均與前後文字相同，故被告顯然並未凸顯『冰晶』2 字。此外，被告公司並無可能同時標示『la prairie』及『冰晶』兩項字面意義不同之商標，否則將使其消費者陷於混淆誤認該等商品究竟為被告公司或他公司之商品，對被告公司反而不利。如被告公司刻意攀附系爭商標，當無必要將『la prairie』標示為如此放大醒目者，故被告公司顯然並未以中文『冰晶』二字做為商標使用，消費者亦不會將之視為該商品來源之營業主體，從而不構成商標法第68條第1 款之『使用相同於註冊商標之商標』行為。
3. 智慧財產及商業法院106年民商訴字第36號：「觀諸被告廣億公司以行銷之目的，自大陸地區輸入之SY-555捕蚊燈，並將之對外販售，該商品就『捕蚊達人』字樣之使用態樣，係直接印製在捕蚊燈商品之本體中間腰身部位，位置醒目，且字體比周邊其他文字大（被證3、17），而外包裝盒雖未直接印製『捕蚊達人』字樣，但因有印製『捕蚊達人』字樣之捕蚊燈商品照片，故亦能自捕蚊燈商品外包裝盒上看見『捕蚊達人』字樣（被證3），已足使消費者在選購捕蚊燈商品時，認識『捕蚊達人』字樣係用以表彰商品之來源，並藉以與他人之商品區別，故其係為行銷商品之目的而使用『捕蚊達人』字樣，而構成商標法第5條之商標使用之規定。」
4. 智慧財產及商業法院105年刑智上易字第25號刑事判決：「整體觀察系爭商品之外包裝及瓶身之配置、字體字型、字樣大小，其外包裝之『CHRONO AFFECTION』及瓶身之白底十字及『CHRONO AFFECTION』之標示十分醒目，字體相對較大，其次則是粗體呈現之『時間寵愛』之標示；相對於前二者，外包裝及瓶身之『極潤橙萃滋養雪肌精』等字樣則不明顯，且瓶身之『極潤橙萃滋養雪肌精』等字比例更小，較不致引人注意；外包裝背面『時間寵愛極潤橙萃滋養雪肌精』等字由於字數較多，並與用途、用法等文字說明相連結，亦未突顯其特別性，是客觀整體觀察系爭商品之外包裝盒及瓶身之配置、字體字型、字樣大小，系爭商品顯以『CHRNO AFFECTION』或白底十字及『CHRONO AFFECTION』或白底十字及『時間寵愛』作為標章商品來源之標識，而該等標識亦包含於被告所經營之雲山公司附圖二之註冊商標內；而系爭商品於品名『極潤橙萃滋養雪肌精』或其內之『雪肌精』處並未做特殊處理以耀人眼目，衡其利用『雪肌精』等字，並未存在攀附他人商譽之目的之客觀情形，應係單純作為構成系爭產品品名之用意，且其使用前開品名之方式亦無違一般商業交易習慣，消費者不致將該『極潤橙萃滋養雪肌精』品名之標示作為商品或服務之來源辨識。」

小結

由上可知，「商標使用」之定義可見商標法第5條規定，而實務見解自該條文字歸納出構成「商標使用」所應具備之三項要件，本文整理相關判決如上，謹供讀者參考；本文下篇將進一步討論商標侵權使用之特殊考量，並說明行為人如於社群平台上以主題標籤之方式標註他人商標文字，是否可能構成商標之「侵權使用」？

(下期待續)

備註：

1. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義（發布日期：2022年9月16日），頁12至13。