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一、案例事實經過：

申請人以「蝦博士DR. SHRIMP及圖」商標（下稱「蝦博士商標」）於104年3月10日向智慧財產局提出申請並指定使用於第29類「非活體水產製品、魚製品、乾燥蝦、乾製蝦、非活體水產、非活體蝦、非活體蝦子…（下略）」商品，後於審查階段被認定與「博士蝦Dr.Shrimp及圖」商標（註冊第01682779號，下稱「博士蝦商標」）構成近似，由於均指定於同一或類似之非活體水產、非活體蝦子等商品，而遭智慧財產局於104年10月21日做出核駁審定之處分，經訴願駁回後上訴智慧財產法院而有105年行商訴字第70號判決；另外，博士蝦商標權人發現蝦博士商標申請人在商標尚未核准之前已有使用於其販售之蝦酥類商品外包裝之事實後，以蝦博士商標申請人有商標法第95條第3款侵害博士蝦商標權之嫌，提起刑事訴訟而有智慧財產法院105年刑智上易字第62號判決。

二、智慧財產法院105年行商訴字第70號判決

法院判斷概要：

1. 商標是否構成近似，應以「外觀」、「觀念」、「讀音」進行判斷；而二者商標外觀雖不構成近似，但是傳達觀念相同，且僅有讀序排列變化，讀音並未改變，屬低度近似商標。
2. 於實際交易唱呼之際，消費者不易區辨二者之差異，有致生混淆誤認之虞。
3. 二者指定使用於同一或類似之水產或其加工食品相關商品，屬於高度類似商品。

結論：蝦博士商標與博士蝦商標構成近似，蝦博士商標仍不准註冊。

三、智慧財產法院105年刑智上易字第62號判決

法院理由概要：

1. 博士蝦商標權人（即告訴人）於104年6月23日提出本件告訴；而如前述，智慧財產局於104年10月21日始對蝦博士商標發核駁審定書，是以，告訴人提出告訴時，蝦博士商標申請人（即被告）仍未能確認蝦博士商標不得註冊。
2. 告訴人曾自行供稱其在向員警指訴被告違反本案商標法犯行之前，未曾以存證信函或其他方式通知被告博士蝦商標遭蝦博士商標侵害之情事。因此，無從認定被告已知悉告訴人註冊取得「博士蝦」商標權，而有侵害告訴人「博士蝦」商標權之故意。
3. 行政爭訟之結果（智慧財產法院105年行商訴字第70號判決結果：蝦博士商標與博士蝦商標構成近似）不利於被告，亦未必能推論其有侵害博士蝦商標之故意。故不能僅以事後之行政爭訟結果，即推論被告有侵害商標權之故意。

結論：缺乏主觀要件（無「故意」），被告並無侵害博士蝦之商標權。

四、法條討論—商標法第95條【侵害商標或團體商標之罰則】之主觀要件

根據智慧財產法院103年度刑智上易字第11號刑事判決所述：「按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。而商標法第95條第3款之侵害商標權罪，既無處罰過失行為之特別規定，自須以行為係出於侵害商標權之故意，始能成罪。」意即商標法第95條所規定之「為行銷目的使用相同或近似商標於同一或類似之商品/服務」，主觀上應有侵害商標權之故意，若以上揭「蝦博士商標」與「博士蝦商標」之刑事訴訟一案觀之，因蝦博士商標申請人主張自身並非故意，而博士蝦商標權人亦未能舉證對方有侵害商標權之故意，縱使於行政訴訟上二商標經認定有構成近似，但無論是智慧財產局之行政處分或是法院訴訟判決時點均晚於博士蝦商標權人提起刑事訴訟之時間，蝦博士商標申請人在尚未確定自身商標與博士蝦商標確為近似商標之情況下，其使用蝦博士商標於主觀上實難推論具有侵害商標之故意，是以，法院方認定蝦博士商標申請人缺乏主觀要件而駁回告訴人之上訴。

五、法條討論—商標法第97條【販賣或意圖販賣仿冒商品之罰則】之主觀要件

相對於第95條所規定之因「使用」侵害他人商標而言，商標法第97條所規定之「販賣或意圖販賣侵害商標權之商品」，在主觀構成要件的認定上更為嚴格，商標法第97條規定：「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」於智慧財產法院102年度刑智上易字第22號刑事判決中亦有明確指出：「按商標法第97條規定係以行為人『明知』為侵害他人商標權之商品而仍販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入為其構成要件。準此，行為人除須客觀上有販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入仿冒商標商品之行為外，就其所販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者係屬侵害他人商標之商品，在主觀上更須『明知』（直接故意），始能構成犯罪。又所謂『明知』（直接故意），乃指行為人對於構成犯罪之事實（在本件即為販賣仿冒他人商標商品之事實），明知並有意使其發生者而言（刑法第13條第1 項規定參照），設若行為人對構成犯罪之事實，在主觀之心態上，僅係有所預見，而消極的放任或容任犯罪事實之發生者（即間接故意，刑法第13條第2 項規定參照）或僅有過失，則其仍非本罪所欲規範處罰之對象。」據此，可以看出若要有商標法第97條之適用，必須要行為人主觀上對於販賣仿冒他人商標商品之事實，明知並有意使其發生之直接故意，若僅有消極放任犯罪事實發生之間接故意或是過失則無該法條之適用。

六、結論

自上述「蝦博士」與「博士蝦」一案，可以明顯看到同樣的兩件商標爭議，於行政訴訟與刑事訴訟上卻有截然不同的判決結果，從中我們可以得知商標侵權之刑事責任是較難構成的，原因在於針對行為人主觀上是否具有「故意」（或「明知」），實務上通常採取較嚴格的標準，與民事侵權成立僅需有「過失」不同。 因此，建議處理商標侵權爭議事件時，應先以「發函」作為舉證侵權人有侵害商標權「故意」之手段。於提出告訴時，若能舉證侵權人具有故意，則建議可以提出刑事告訴，並於刑事訴訟起訴後提出「刑事附帶民事訴訟」；若未能具體舉證或沒把握舉證侵權人具有故意，建議應就民事及刑事訴訟分別起訴或僅提起民事訴訟，始不至徒勞無功！