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一、專利權人申請更正

發明或新型專利權人就其專利說明書、申請專利範圍或圖式，如果有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時，得向專利專責機關即經濟部智慧財產局(下稱「智財局」)提出更正之申請(專利法第67條、第120條參照)；設計專利權人就其專利說明書或圖式，如有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項，亦得提出更正之申請(專利法第139條參照)。

至於提出更正申請之時機，發明及設計專利權人經公告取得專利權後至專利權當然消滅前，均得申請更正；新型專利則應注意新修正施行之專利法第118條限制新型專利權人僅得於特定期間申請更正(包括：1.舉發案件通知答辯、補充答辯或申復期間、2.新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中、3.新型專利權有訴訟案件繫屬中。)

二、問題意識：專利權人於訴訟中提出更正申請時，法院是否須待經濟部智慧財產局更正處分作成後再為本案裁判？

專利舉發事件中，經舉發人引證主張專利權有應撤銷之原因時，專利權人為維護專利之有效性，除積極舉證反駁外，亦常藉由更正系爭專利之申請專利範圍，以迴避舉發人所提出之前案，而於專利舉發事件後續衍生之行政訴訟中，專利權人為因應他方於訴訟中所提出之新證據，亦有可能向智財局提出專利更正申請，並同時向法院主張以茲抗辯；同樣地，於專利侵害之民事訴訟中，如經被控侵權人主張專利權有應撤銷之原因時，專利權人為避免落入智慧財產案件審理法第16條第2項不得主張權利之窘境，亦常見以提出更正申請之方式，以迴避被控侵權人所提出之前案。

專利權人為因應他方於專利舉發行政訴訟中所提出之新證據，或為因應專利侵害民事訴訟中所提出的有效性抗辯，於訴訟中向智財局提出更正申請，不但是專利權人為維持專利有效性所可能選擇之抗辯方式(多半以減縮申請專利範圍之方式迴避他方所提出之前案，以避免專利權被撤銷)，且於實務上並不少見。而值得思考的是，當專利權人於訴訟繫屬中向智財局提出更正申請，並同時向承審法院提出專利更正之主張時，承審法院是否須待智財局更正處分作成或確定後，始得為本案判決？抑或承審法院對於專利權人更正之主張可自為判斷而無須斟酌智財局更正程序進度？

三、行政法院見解

首先，由於專利權當然消滅後，更正之標的已不存在，智財局就更正之申請自應不予受理。而專利權若遭舉發並經智財局審定撤銷，縱使專利權人對該審定有所不服，提起行政救濟尚未確定，因智財局之撤銷處分依法有實質存續力，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷確定前，專利權人所提出之更正申請，智財局均不予受理* ，故於專利權人為原告要求撤銷舉發成立審定之行政訴訟中，即無專利權人於訴訟中提出更正申請之問題。是以，本文討論之對象，應僅限於智財局認定「舉發不成立」時所衍生之行政訴訟，而此種前提下可能包括二種情形：智財局為「舉發不成立」之審定，並經訴願機關維持，後續由舉發人為原告(智財局為被告)之課予義務訴訟；智財局為「舉發不成立」之審定，但訴願機關撤銷原處分，後續由專利權人為原告(經濟部為被告)之撤銷訴訟。
✱2019年版專利審查基準第1-20-1頁。

而於上揭「舉發不成立」所衍生之行政訴訟中，舉發人一方既於舉發階段失利，故於後續訴訟中，為強化攻擊火力，常見舉發人依智慧財產案件審理法第33條之規定，再提出新證據，以期動搖法院之心證。對此，最高行政法院104年度4月份第一次庭長法官聯席會議(二)決議中即明確表示：「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請…」明確容許專利權人於訴訟中提出更正申請，作為應對舉發人所提新證據之抗辯。

至於，專利權人於訴訟中向智財局提出更正申請後，承審法院是否須待智財局更正處分作成後，始得為本案判決？最高行政法院105年度判字第337號判決亦明確指出：「專利更正係由專利專責機關即智慧局審查、准駁並公告（參照現行專利法第 68 條規定），在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何，智慧財產法院行政訴訟庭均不得不待智慧局更正處分之結果，方能辦理，舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受…(中略)專利案之申請專利範圍更正申請，雖係在舉發案行政訴訟程序中向智慧局為之，但該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，則是否合於專利法所規定之更正要件，更正後之內容為何，智慧財產法院應待智慧局的更正處分結果始得判斷。」

綜上所述，於專利舉發事件之行政訴訟中，本於武器平等之立場，實務見解除明確容許專利權人得於訴訟中向智財局提出更正申請作為抗辯，且最高行政法院對此甚至明確要求智慧財產法院應待智財局更正處分結果出爐後，始得進一步基於更正之結果為本案判決，本文以為，此種見解有助於避免法院與行政機關於判斷上產生歧異，並可避免後續因此種歧異所衍生之無謂紛擾。

然值得進一步思考的是，最高行政法院上揭見解於文義上並未明確要求智慧財產法院應待智財局的更正處分「確定後」始得為本案判決，僅要求智慧財產法院須待更正處分有「結果」(作成准否更正之處分)再為辦理，故如當事人不服智財局更正准否之處分，並對此另行提起行政救濟時，智慧財產法院是否仍須待更正之處分「確定後」始得為本案判斷，恐有疑義。本文以為，於目前智慧財產法院以訴訟經濟及案件快速進行為指標導向之情形下，由於最高行政法院見解並未明示智慧財產法院應待更正處分「確定後」始得為本案判斷，恐怕承審法官採取否定見解之可能性較高，然是否如此，仍有待觀察。

四、民事法院見解

如前所述，於專利侵害民事訴訟中，被控侵權人(被告)多半會主張專利權有應撤銷之原因，並依據智慧財產案件審理法第16條第2項進行抗辯，此時被控侵權人於民事訴訟中勢必會提出諸多前案作為攻防方法；而作為回應，專利權人(原告)為維持專利有效性，亦常見向智財局申請更正並同時向民事法院為更正主張者。此時，民事法院是否須待智財局更正結果出爐後始為本案判斷？

按智慧財產案件審理細則(下稱「審理細則」)第32條規定：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」如自審理細則第32條之法條結構進行觀察，該條似乎認為除非構成「例外情形」，「原則上」於專利權人向智財局申請更正時，民事法院仍應斟酌智財局之進行程度，再指定適當之期日為本案審理裁判。似傾向認為民事法院「原則上」不應自行判斷更正合法性，並隱含避免後續民事法院就更正合法性之認定與行政機關產生矛盾之意旨。

然而，審理細則第32條之「例外情形」亦即民事法院「得即為本案審理裁判之情形」頗具解釋空間，且實務見解明確認定該條文中「更正之申請顯然不應被准許」、「依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害」等，僅屬「得即為本案審理裁判之情形」之例示規定，諸如「依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由」，法院亦無須斟酌更正程序之進行程度即可為本案裁判(智慧財產法院106年度民專上字第5號判決參照)。故實務上操作審理細則第32條之結果，往往是「例外」(得即為本案審理裁判)多於「原則」(斟酌更正程序之進行指定適當期日)。亦即，實務上民事法院固有依據審理細則第32條斟酌更正程序之進行並指定適當期日者，但亦不乏有法院依據審理細則第32條之除書，不待更正程序之進度即自為本案判決者。

諸如：智慧財產法院105年度民專上字第35號判決即認定：「上訴人曾分別就系爭專利申請3次更正，惟前2次更正已被駁回確定；第3次更正雖仍在審查中，惟其申請更正提出之書面理由與前兩次內容大致相同，就系爭新型專利提出之更正書面版本之修正方式與先前不准更正理由相同，足認上訴人就系爭發明專利及系爭新型專利更正之申請顯然均不應被准許。依智慧財產案件審理細則第32條規定，本院得即為本案審理判決，不需斟酌其更正程序之進行程度，附此敘明。」、智慧財產法院105年度民專上字第9號判決認定：「本院認為本件訴訟結果，系爭專利無論更正前或更正後請求項1均有應撤銷事由存在(詳後述)，揆諸上開說明，本院即無須斟酌智慧局更正程序進行程度而得為本案裁判。」另諸如智慧財產法院105年度民專上字第42號判決則自行判斷更正申請之合法性後表示：「…上開更正內容如前所述應准予更正，且兩造已就系爭專利更正應否准許進行攻擊防禦，故本件依系爭專利更正後請求項（以下省略「更正後」3 字，以求簡明）為凖進行比對，附此敘明。」

此外，諸如智慧財產法院106年度民專訴字第100號判決(並經同院107年度民專上字第33號判決維持)更著眼於以下理由，直接認為民事法院得自行判斷專利權人於訴訟中提出更正主張之合法性：

1. 智慧財產案件審理法第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」審理細則第32條違反審理法第16條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審理迅速化立法目的。
2. 審理細則第32條規定，旨在規範民事法院於專利權人為更正再抗辯時，法院應斟酌其更正程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日而為本案審理，並無限制法院僅於「更正申請顯然不能被准許」，「或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害」之情形下，始可為本案裁判，亦無限制法院不得自為判斷更正再抗辯之合法性，蓋以，所謂「更正申請顯然不能被准許」，顯然即屬賦予法院自為判斷更正申請之合法性甚明。
3. 學者亦主張：「學理上來說，智慧財產法院連是否有效都可以判斷了，更正居然不能自為判斷，舉重以明輕，應該讓智慧財產法院也可以判斷。」（100 年度第5 次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄第36頁（謝銘洋教授發言）

五、結論

專利權人於訴訟中提出更正申請時，法院是否須待經濟部智慧財產局更正處分作成後始為本案裁判？實務見解似乎於行政訴訟及民事訴訟之處理方式不盡相同。於專利舉發事件之行政訴訟中，最高行政法院已明確表示，行政法院 (智慧財產法院)應待智財局更正處分之結果出爐後，始得基於更正處分結果進行本案判斷；反觀專利侵害之民事訴訟中，由於智慧財產案件審理細則第32條所規定之原則及例外均有相當的解釋空間，且於學理上究竟民事法院是否可依智慧財產案件審理法第16條第1項規定就「更正主張之合法性」自為判斷，亦尚有討論餘地，故不同案件中，民事法院(智慧財產法院)處理方式似乎莫衷一是，而與行政訴訟之實務處理方式有所不同。此中差異，頗值玩味！